Neuf conseils pour bien se protéger

Neuf conseils pour bien se protéger : Titres de PI. 3 conseils pour un dépôt efficace

1 Déposer des titres de propriété industrielle

Bien que certaines créations relevant du droit d’auteur ou de la mode ne nécessitent pas un tel dépôt pour faire valoir une atteinte en contrefaçon, la mise en œuvre de « l’arsenal juridique » à disposition, et notamment la capacité d’obtenir rapidement des mesures d’interdiction provisoire, est grandement facilitée en présence de titres déposés et délivrés (marque, brevet, modèle). Les accords internationaux (Adpic art. 51 à 55) et leur transposition dans les législations nationales, permettent, notamment en Europe, de mettre en œuvre des mesures douanières très efficaces, notamment des opérations de surveillance. Le dépôt de titres de propriété intellectuelle représente un budget qui doit donc être anticipé dans tout projet. Des choix judicieux doivent s’opérer entre la nature de ces titres, leur nombre et leurs portées techniques et géographiques.

2 Sélectionner une zone géographique

La validité d’un titre peut être remise en cause, particulièrement dans le cadre d’une action en contrefaçon. Disposer de plusieurs titres limite les risques lors de l’engagement d’une telle action. Tous les titres de propriété industrielle ont une portée géographique. Celle-ci devra être choisie prioritairement sur les zones de chalandise : inutile pour une PME de déposer des brevets en Chine ou en Thaïlande si elle craint des copies en provenance de ces pays et qu’elle ne compte pas exploiter à moyenne échéance dans ces mêmes pays. Elle utilisera plus efficacement son budget en multipliant les titres, en nombre et en nature, en Europe.
En termes de titres de propriété industrielle, il faudrait toujours associer marque + brevets et/ou dessins et modèles. Les portées géographiques peuvent être choisies de manière différente selon les titres : plus larges pour les marques et les dessins et modèles car moins onéreux, plus réduits pour les brevets. Les délais pour les déposer et leurs conditions de validité, notamment en présence d’une divulgation, sont également différents. La portée technique des titres doit être analysée de manière pragmatique. Bien qu’il existe de nombreuses exceptions à la règle, un brevet de portée réduite sur une caractéristique visible ou facilement identifiable du produit sera vraisemblablement plus solide, délivré plus rapidement et plus facile à détecter en termes de contrefaçon.

3 Mettre en place un management de la propriété industrielle

Pour une capacité de lutte significative, il faut anticiper, dès le début du processus d’innovation, et consacrer un budget adéquat à la protection. Un minimum de plusieurs dizaines de milliers d’euros par an est à prévoir. Lorsqu’ils sont consacrés à l’obtention de titres de propriété industrielle, ces budgets sont des investissements, des actifs incorporels en haut de bilan. Pour une TPE qui ne dispose pas en interne d’un service PI, le conseil en propriété industrielle (CPI), professionnel réglementé, est un expert juridique et technique soumis au secret professionnel qui constitue un interlocuteur privilégié pour aborder une stratégie de propriété industrielle. C’est en quelque sorte le quatrième conseil, qui pourrait être le premier : consulter un CPI dès le début, le début du projet d’innovation, le début du projet de création d’entreprise, le début du projet d’exportation…

Jean-Christophe Hamann, associé-Partner du cabinet Schmit-Chrétien, conseil en propriété industrielle, mandataire européen en brevets. 

Neuf conseils pour bien se protéger : Marques. 3 conseils pour les protéger

1 Enregistrer sa marque à l’étranger

La marque n’a qu’une portée territoriale : l’enregistrement obtenu en France auprès de l’Inpi ne protège pas en dehors des frontières. Et sans dépôt, il n’est pas possible d’empêcher les tiers d’utiliser une marque identique ou similaire. Pis, l’entreprise peut elle-même se voir priver de la liberté d’exploiter sa marque dans un pays où un tiers, parfois même celui avec lequel elle a pu ouvrir des discussions par le passé, l’a enregistrée avant elle ! L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit absolu, qui lui permet d’empêcher et de poursuivre les concurrents indélicats qui adopteraient une marque identique ou proche, dans le but de détourner la clientèle attachée à la marque originale. Tous les pays reconnaissent ce droit.

2 Pérenniser la protection de la marque 

Il est hautement recommandé de confier à son conseil en propriété industrielle (CPI) le soin de vérifier que la marque peut être protégée dans le pays cible, en fonction de la loi applicable localement, qu’elle y est disponible, au moyen de recherches d’antériorité, puis d’engager la procédure d’enregistrement de la marque dans le pays et éventuellement d’un ou plusieurs noms de domaine sur Internet. Et surtout, mettre la marque en exploitation à court ou moyen terme (entre trois et cinq ans), car le dépôt d’une marque non utilisée peut être annulé.

3 Veiller et anticiper sur les contrefacteurs

Une veille doit être exercée de façon à détecter tout dépôt d’une marque postérieure contrefaisante, ou toute utilisation impropre de la marque sur Internet, de façon à pouvoir réagir avant qu’il ne soit trop tard. Il existe des procédures simples et peu onéreuses pour faire échec à une marque douteuse avant que son exploitation devienne préjudiciable (oppositions, arbitrages …). 
Il est ensuite possible de recourir aux mécanismes internationaux de lutte contre la contrefaçon, tels que les saisies en douanes, très efficaces, y compris dans des pays à la réputation sulfureuse, comme la Chine. 

William Lobelson, cabinet Germain & Maureau, conseil en propriété industrielle, European Trademark Attorney.

Neuf conseils pour bien se protéger : Brevets. 3 conseils pour les valoriser

1 Déterminer la valeur d’un brevet 

Un brevet d’invention vise à protéger une innovation technologique et confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation pour une durée maximale de 20 ans sur un territoire donné. Un brevet constitue de ce fait un actif incorporel qui, comme tous les actifs corporels/incorporels détenus par une entreprise, possède une valeur patrimoniale devant être impérativement déterminée pour permettre une évaluation globale crédible de la richesse d’une entreprise.

2 Choisir le bon moment pour faire l’estimation

L’estimation décrite ci-dessus peut être réalisée dès le dépôt du brevet, et plus généralement à tout moment de la vie du brevet. Toutefois, nous jugeons qu’une telle estimation est primordiale, notamment lorsque le titulaire du brevet souhaite :
• se rapprocher d’un tiers, puisque le brevet est alors susceptible d’être cédé de façon totale ou partielle, seul ou avec l’entreprise, ou de donner lieu à une concession de licence, source de royalties ;
• rechercher un partenaire financier, puisque le brevet peut être nanti auprès d’un établissement bancaire ;
• effectuer un apport du brevet en société.

3 Utiliser une méthode de valorisation

Il existe plusieurs méthodes de valorisation couramment utilisées en vue d’estimer la valeur patrimoniale d’un brevet. L’estimation sera effectuée sur la base d’informations financières, commerciales, juridiques et stratégiques clairement identifiées. Bien évidemment, cette étude sera d’autant plus fine que ces informations auront été renseignées de façon précise. 

Renaud Chevalier, cabinet Germain & Moreau, conseil en propriété industrielle, European Patent Attorney.